Revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation : L’exportation vers un pays tiers de marchandises licitement commercialisées dans cet Etat, ne saurait constituer une exception pour motif légitime permettant d’échapper au grief de contrefaçon

Dans un arrêt en date du 17 janvier 2018, ayant eu les honneurs d’une publication au bulletin (pourvoi n° 15-29276), la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a affirmé que l’apposition en France d’une marque protégée sur ce territoire, sur des produits destinés à l’exportation dans un pays où leur commercialisation est licite, constitue bel et bien un acte de contrefaçon.

Cette position constitue un revirement de la jurisprudence « Nutri-rich » établie par un arrêt du 10 juillet 2007 (n° 05-18.571, Bull. IV, n°189). Dans ce précédent arrêt, la Cour de cassation avait considéré que la détention de produits revêtus d’une marque protégée en France en vue de leur exportation, procède d’un motif légitime, à savoir la licéité de leur première commercialisation dans un pays tiers.
La Cour avait en effet consacré une exception de motif légitime de détention de produits destinés à l’exportation en estimant que dans cette hypothèse, il n’existait pas de risque que les marchandises soient initialement commercialisées en France, et que l’entreprise poursuivie ne fait dès lors usage du signe litigieux qu’afin d’exercer son droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elle dispose de droits.

Dans son arrêt de 2018, la Chambre Commerciale revient sur cette position, en relevant qu’elle ne fait pas une application correcte du principe d’harmonisation posé par le droit de l’Union européenne.

Ainsi, au visa de l’article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle qui sanctionne au titre de la contrefaçon le fait de « détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante », la Cour relève qu’aucune des directives de l’Union européenne rapprochant les législations des États membres sur les marques, « ne prévoient une telle exception, de sorte que le refus de constater la contrefaçon en pareil cas ne peut être maintenu ; qu’il en résulte qu’ayant constaté que la marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la cour d’appel en a exactement déduit, lors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l’exportation vers la Chine, que la contrefaçon était constituée ».